FS Mar 03

Uso de marcas en Uruguay

Les recordamos que desde el 1 de enero de 2019 será posible presentar acciones de cancelación por falta de uso en Uruguay, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 del Decreto Nro. 277/2014.

Como informamos oportunamente, la Ley Nro. 19.149, modificativa del artículo 19 de la Ley de Marcas (Ley Nro. 17.011), estableció que el uso de las marcas registradas es obligatorio en Uruguay.

Por tal razón, a partir del 1 de enero de 2019 el registro de marcas podrá ser cancelado por el titular de un interés directo, personal y legítimo mediante la acción de cancelación por falta de uso, la cual se deberá interponer ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Dicha acción procederá en los siguientes casos: “A) Cuando la marca no se hubiera usado por su titular, licenciatario u otra persona autorizada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión o la concesión de sus respectivas renovaciones; B) Cuando el uso fuera interrumpido por más de cinco años.”

La Ley Nro. 19.149 dispone que no procede la cancelación parcial de marcas. Por tal motivo, el usopara cualquiera de los productos o servicios cubiertos por el registro obstará a la cancelación del mismo. Tampoco procederá la cancelación por falta de uso si el titular del registro pudiera demostrar que existieron razones de fuerza mayor, que justifiquen dicho nouso.

El uso de la marca debe ser necesariamente público y efectivo.

En cuanto a la forma que debe revestir dicho uso, el Decreto Nro. 277/2014, modifica el artículo 35 del Decreto Nro. 34/999, donde se establece que la obligación de uso se demuestra cuando: “[…] cualquiera de los productos o servicios […], están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario.”

Por su parte, el Decreto modifica el artículo 22 del Decreto Nro. 34/999 y dispone que: “[…] una acción de cancelación respecto de una marca en base a la cual se tramita la oposición o la anulación de un registro suspenderá dicho trámite hasta tanto se resuelva la acción de cancelación.”

Por lo expuesto, y en consideración a la proximidad del plazo para la implementación de la acción de cancelación por falta de usorecomendamos: 

  1. Efectuar un análisis detallado del estado de uso de sus marcas a efectos de determinar aquellas que están expuestas a la acción de cancelación. 
  2. Conservar prueba documental o digital que permita acreditar el uso de las marcas en uso. 
  3. En caso que existan marcas con unuso mínimo o sin uso, analizar la situación de estas marcas, de modo de analizar estrategias para evitar su cancelación. A tales efectos a modo de ejemplo, es posible registrar marcas similares como forma de beneficiarse de un plazo adicional de cinco (5) años para comenzar el uso. 

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o ampliación que consideren necesaria.